späť na všetky články
Aktuality / Právo

Firmy si nechránia svoje ochranné známky a znižujú tým svoju trhovú cenu

25. februára 2021

 

Ochranná známka je v súčasnosti nutnosť, na ktorú podnikatelia zabúdajú.
Už dávno neplatí, že hodnotu firiem tvoria len budovy, pozemky, výrobné stroje či šikovní zamestnanci. V dobe extrémnej konkurencie sú si firmy z rovnakej brandže natoľko podobné, že ich bežný spotrebiteľ rozpozná len podľa loga, názvu či špecifických znakov, akými sú farba, tvar výrobku alebo tvar obalu.
Laicky povedané ide o maličkosti, ktoré tvoria dušu firmy, ktorú je možné ochrániť napríklad prostredníctvom ochranných známok. Tá firme chráni značku, ale v istej miere aj know-how a investície. Spolu s ochrannou známkou je tak firma oprávnená používať značku ®. Tá je u nás chránená zápisom na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV SR). Skúsenosti advokátov potvrdzujú, že hlavne začínajúci podnikatelia, ktorí majú sľubné nápady a neskôr úspech u zákazníkov, na ochrannú známku zabúdajú. Táto maličkosť ich môže stať v budúcnosti značnú časť tržieb.

Prečo?

 

 

Podceňovaná problematika

Firmy na začiatku podnikania logicky riešia na oko dôležitejšie veci – zákazníkov, marketing, budovanie firmy či kvalitu produktov. A keď uspejú na trhu, často popri všetkých povinnostiach nakoniec zabudnú na registráciu ochrannej známky. Ochrannú známku je možné prirovnať k zámkam alebo poplašnému systému na dome. Môžete ho postaviť, zariadiť si ho, ale keď zabudnete nainštalovať v dverách zámky, jedného dňa vám môžu zlodeji dom vykradnúť. To isté funguje aj pri budovaní firmy.
Ak máte pocit, že vaša firma nie je Apple alebo Adidas a nikoho nezaujíma, mýlite sa. Podvodníci nikdy nespia a sú pripravení skopírovať úspešnú firmu či dokonca ukradnúť jej celú identitu.
Ochranná známka má niekoľko funkcií. Prvou je zamedziť klamlivému označovaniu a napodobňovaniu tovaru pochádzajúceho od určitého výrobcu a umožniť spotrebiteľom odlíšiť tovary a služby jednotlivých podnikateľov. To znamená, že ochranná známka má zabezpečiť, aby sa iný podnikateľ-špekulant nepriživoval na názve alebo logu firmy, ktorá s nápadom prišla, respektíve aby spotrebiteľ na trhu nebol uvedený do omylu ohľadne pôvodu kupovaných tovarov a služieb.
Okrem toho má ochranná známka v súčasnosti zmysel pri budovaní takzvaného brand image, teda rozpoznateľnosti značky a dobrého mena v očiach spotrebiteľa. Dobré meno firmy znamená, že sa jej otvárajú dvere aj k takým možnostiam, ako ľahšie a lacnejšie financovať svoj biznis cez bankový úver, ktorý je zabezpečený napríklad ochrannou známkou.
“Vo všeobecnosti by som o zápise ochrannej známky prípadne iných práv duševného vlastníctva uvažoval pri tradičných podnikateľských činnostiach s obratom rádovo v desiatkach tisíc eur, hoci v konkrétnych prípadoch môžu mať význam pre každého podnikateľa. Pri startupoch, najmä v technologickej oblasti, už na úplnom začiatku podnikania. Opomenutie v danom smere môže mať pre takéto firmy neskôr fatálne následky,” upozorňuje Miroslav Šperka advokát a partner konzultačnej spoločnosti V4 Group, ktorá sa špecializuje aj na právo duševného vlastníctva.

Nielen problém firiem

Ochranné známky sa netýkajú len firiem, ale aj známych celebrít z biznisu alebo športu. Ich meno je totiž značka, ktorá im zarába. Prípady mnohých celebrít dokazujú, že podcenenie ochrany vlastnej značky je nákladná záležitosť. Dobrým príkladom je známy futbalista Neymar. S klubom FC Barcelona vyhral Ligu majstrov a v roku 2017 prestúpil do Parisu Saint-Germain za 222 miliónov eur. V tom čase šlo o senzáciu, pretože Neymar sa stal najdrahším hráčom v histórie. Dodnes je celosvetovo známou celebritou, ktorú oslovujú firmy na komerčné spolupráce.
Lenže ešte v roku 2012, keď bola jeho kariéra len v rozkvete, si nechal registrovať ochrannú známku Neymar pre oblečenie, topánky a čiapky portugalský podnikateľ Carlos Moreira. Úrad európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vtedy známku bez problémov zapísal. Až o štyri roky neskôr si futbalista existenciu známky všimol a snažil sa ju zrušiť. Považoval ju za zásah do svojich osobnostných práv.
EUIPO dal Neymarovi za pravdu a po niekoľkých mesiacoch a zdĺhavých kolách dokazovaní vyhlásil ochrannú známku za neplatnú. Úrad dospel k záveru, že podnikateľ si ju zaregistroval len preto, že sa jej názov zhoduje s menom brazílskeho futbalistu. Celý proces ale trval dlhé roky a stál Neymara a jeho právnikov peniaze, čas a energiu.
O niečo odlišný problém mal pre zmenu argentínsky futbalista Lionel Messi, ktorý si chcel v roku 2011 registrovať ochrannú známku na značku MESSI. Proti tomuto kroku futbalistu ale podal námietku podnikateľ Jaime Masferrer Coma. Ako dôvod uviedol pravdepodobnosť zámeny navrhovanej značky MESSI s jeho ochrannou známkou MASSI. Tá slúžila ako značka pre oblečenie, obuv či cyklistické prilby. EUIPO námietke podnikateľa vyhovel, proti čomu sa Messi odvolal. Futbalista definitívne uspel až minulý rok na Súdnom dvore EÚ, ktorý zrušil rozhodnutie EUIPO.

Hodnota nehmotného majetku, preto je potrebné ho chrániť

Ochranné známky majú pre firmy ale aj známych ľudí, akými sú spomínaní futbalisti, hodnotu zlata. Sú súčasťou nehmotného majetku spolu napríklad s patentami a know how firmy. Nehmotný majetok by si preto firmy mali chrániť ako oko v hlave. Hodnota nehmotného majetku pritom dlhodobo stúpa.
Od roku 1975 po súčasnosť sa pomer hodnoty nehmotného vlastníctva zvýšil podľa šéfa ÚPV SR Matúša Medveca z úrovne 17 percent na 70 až 80 percent hodnoty firiem. V prepočte hodnota celosvetového nehmotného majetku, ktorého súčasťou sú aj ochranné známky, dnes predstavuje približne 52 biliónov dolárov.
Čím je firma úspešnejšia, tým má pre ňu ochranná známka vyššiu hodnotu. U nás majú najvyššiu hodnotu známky technologické spoločnosti ako Eset, banky alebo veľké priemyselné spoločnosti. “Výborné finančné ukazovatele určitej spoločnosti zvyšujú aj hodnotu ochrannej známky, ktorú v obchodnom styku používa, avšak netreba zabudnúť, že k tej hodnote môže prispievať aj veľké množstvo ďalších práv ako napríklad patenty či dizajny a faktory ako napríklad spôsob riadenia a personál či investície do reklamy,” tvrdí advokát a partner V4 Group, Miroslav Šperka.
Firmy ako Apple, Adidas či Nike si to veľmi dobre uvedomujú. Zamestnávajú tímy špičkových právnikov a investujú milióny dolárov, aby ochránili svoje patenty, ochranné známky a ďalšie práva duševného vlastníctva, ktoré chcú iné firmy skopírovať, napodobiť či len parazitovať na dobrom mene firmy. Aj ochranné známky sa preto stávajú predmetom častých súdnych sporov, pretože pokusy o kopírovanie alebo napodobňovanie značiek sú veľmi citlivo vnímané v rámci vyostreného konkurenčného boja.
Nemecká značka oblečenia Adidas napríklad v minulosti viedla niekoľko súdnych sporov o jej legendárne pásiky v logu. Tri pruhy, ktoré dnes neodmysliteľne patria k Adidasu, použila firma prvýkrát už v roku 1949 na futbalovej kopačke. Lenže belgická firma Shoe Branding Europe si chcela v roku 2009 zaregistrovať ochranné známky pre topánky s dvoma pruhmi. To vyústilo do vzájomnej „známkovej vojny“, ktorej výsledkom bolo, okrem iného, rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ v roku 2019 o zrušení jednej z ochranných známok Adidasu, pozostávajúcej z troch pruhov.
“Adidas nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom používania. V konaní pred EUIPO predložil obrovské množstvo dôkazov (viac ako 12-tisíc strán), ktoré pozostávali najmä z obrázkov vyobrazenia predmetnej ochrannej známky EÚ na športovom oblečení, taškách či teniskách,” tvrdí Miroslav Šperka z V4 Group.
No napriek tomu firma neuspela a žaloba spoločnosti Adidas bola zamietnutá v celom rozsahu. “Dané rozhodnutie súdu svedčí o skutočnosti, že požiadavky na špecifickosť dôkazných prostriedkov pri preukazovaní nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania sú vysoké a spôsobujú problémy aj známym svetovým značkám,” tvrdí advokát V4 Legal.
Ukazuje sa, že zhromažďovanie dôkazných prostriedkov ex post, teda až na základe pokynov právnikov, nie je dostatočné a firmy na ochranu už registrovaných známok by mali prijať interné riešenia, ktoré majú zabezpečiť systematické zbieranie a tvorbu dôkazov v prípade možných sporov do budúcnosti.
S dokazovaním mal mimochodom problém aj fastfoodový reťazec McDonald’s, ktorý predbežne stratil pred dvoma rokmi v EÚ práva na ochrannú známku Big Mac v spore s írskou značkou SuperMac’s. EUIPO zrušil práva na ochranu značky, ktorú McDonald’s získal v roku 1996. Nejde zatiaľ o právoplatné rozhodnutie, Mc’Donalds sa odvolal.
Podľa rozsudku americká sieť rýchleho občerstvenia dostatočne nepreukázala, že značku v období piatich rokov pred začiatkom sporu v roku 2017 riadne používala. Americká sieť pred úradom nedokázala predložiť relevantné dôkazy o tom, kedy a v akom rozsahu sa ochranná známka používala, hoci sa Big Mac objektívne spája u mnohých spotrebiteľoch s “mekáčom”. Pre súdny boj ale chýbali dôkazy a to bolo podstatné.

Firmy musia byť v pozore

Pri ochrane známok by mali firmy vystupovať proaktívne aj na Slovensku. Ešte pred dvoma rokmi ÚPV SR automaticky kontroloval, či sa nové návrhy na ochrannú známku nezhodujú s už registrovanými známkami pre zhodné tovary a služby. Keď zistil zhodu, prihlášku predbežne zamietol. Takýchto prípadov boli každý rok desiatky.
U nás, ale aj v Česku a iných európskych krajinách, to už nefunguje a prešlo sa na takzvaný námietkový systém. To znamená, že ochranné známky si musia podnikatelia ustrážiť sami. Ak teda nejaká konkurenčná firma podá prihlášku na zápis ochrannej známky, ÚPV SR ju zverejní vo vestníku, ktorý je vydávaný každý mesiac a zverejňovaný na internetovej stránke úradu. Od zverejnenia ochrannej známky plynie trojmesačná lehota, počas ktorej môžu byť proti jej zápisu podané námietky napríklad z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou.
Ak teda chcú mať majitelia chránených označení istotu, že si nikto nezaregistruje rovnakú alebo podobnú známku, musia sústavne sledovať vestník alebo online register úradu. A to môže byť mravčia a úmorná práca. “Podstata námietkového systému spočíva v skutočnosti, že pokiaľ ide o skoršie zhodné alebo podobné práva, je na vás ako vlastníkovi respektíve na vašich právnikoch, aby cielene sledovali registre a konfliktné prihlášky napádali. Takýto monitoring je samozrejme služba, ktorá sa bežne poskytuje,” tvrdí Miroslav Šperka z konzultačnej spoločnosti V4 Group.
Prechádzať vestník sa dá buď manuálne prostredníctvom internetovej databázy úradu, čo môže byť časovo zdĺhavé a nepresné, alebo prostredníctvom špecializovaného softvéru, ktorý podľa zadaných kritérií vyhľadáva potenciálne konfliktné prihlášky.

Náklady a riziká pri registrovaní ochrannej známky

Vo vzťahu k ochranným známkam poskytuje V4 Group- a to cez V4 Legal aj služby týkajúce sa zápisu a vynucovania ochranných známok na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku. Taktiež zastupuje klientov v konaniach pred EUIPO. Advokáti pomôžu aj pri zápise novej ochrannej známky, čo môže byť pre firmy, ktoré riešia každodenné povinnosti v podnikaní, byrokraticky a nepríjemný proces.
Jednou z najčastejších prekážok pri registrácii ochrannej známky je chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť. Ak chce firma registrovať názov alebo logo, ktoré bez dlhšieho rozmýšľania vytvára asociáciu na tovar alebo služby inej firmy, nemusí to byť dobrý nápad. Takáto prihláška ochrannej známky môže byť nakoniec zamietnutá. Nevyhnutným krokom pred registráciu ochrannej známky je prieskum, teda rešerš skorších ochranných známok.
Vo vzťahu k Slovensku je to možné v registri ÚPV SR, v registri EUIPO alebo prostredníctvom nástroja TMview, ktorý zahŕňa všetky registre krajín EÚ a aj registre mnohých ďalších krajín. Pri ochrannej známke Európskej únie, ktorá platí vo všetkých štátoch EÚ, by sa mali pred registráciou preveriť všetky národné registre členských štátov a naopak, keď si chce firma registrovať národnú známku, je potrebné preveriť aj register ochranných známok EÚ.
“Overiť si to si to síce viete vo verejne prístupných registroch, avšak je odporúčané osloviť advokáta špecializujúceho sa na danú oblasť respektíve patentového zástupcu, nakoľko ako laik môžete prehliadnuť množstvo rozhodujúcich detailov,” tvrdí advokát a partner V4 Group Miroslav Šperka. To znamená, že ak firma svojpomocne v registroch nenájde identickú ochrannú známku, to ešte neznamená, že nemôže zasahovať do iných skorších práv . “Dôkladná známková rešerš môže predstavovať, v závislosti od konkrétnych okolností relevantnej podnikateľskej činnosti, komplikovanú kombinatoriku,” upozorňuje advokát.
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou opakovaného obnovenia. Na trhu sa dajú nájsť ochranné známky, ktoré sú udržiavané už vyše sto rokov. Jedinou podmienkou na predlžovanie platnosti ochrannej známky je povinnosť zaplatiť takzvaný obnovovací poplatok. Náklady na udržiavanie ochrannej známky nie sú extrémne vysoké a ich výška závisí od počtu krajín, na ktorom má byť ochranná známka chránená a rozsahom (počtom tried tovarov a služieb), na ktorú sa vzťahuje.
Úrady pre duševné vlastníctvo na celom svete používajú systém triedenia ochranných známok, ktorý spája podobné výrobky alebo služby do 45 rôznych tried. Ide o medzinárodné (niceské) triedenie tovarov a služieb. Tovary sú uvedené v triedach 1 až 34 a služby sú uvedené v triedach 35 až 45. Čím viac ochranná známka zahŕňa tried, tým vyššie sú poplatky.
V prípade ochrannej známky EÚ (známa ako EUTM), ktorá je jednotným právom účinným vo všetkých krajinách EÚ je základný poplatok 850 eur. Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb je 50 eur. Poplatok za tri a viac tried je 150 eur za každú triedu. Ak teda podnikateľ chce napríklad ochrannú známku na svoje oblečenie, musí si ju registrovať v triede pod číslom 25, s názvom “odevy, obuv a pokrývky hlavy”.
“Prihlasovateľ však môže chcieť ochranu napríklad iba v jednom alebo dvoch štátoch, k čomu mu bude stačiť aj národná prihláška, ktorá bude lacnejšia,” tvrdí Miroslav Šperka. Na Slovensku je základný poplatok 166 eur, ktorý je možný znížiť v prípade podania online, v susednom Česku 5000 českých korún do troch tried tovarov alebo služieb.
Malé a stredné podniky majú v súčasnosti možnosť dosiahnuť preplatenie určitej časti nákladov súvisiacich s podaním prihlášok napríklad aj ochrannej známky, na čo pred Vianocami upozornil ÚPV SR. Bol na to vytvorený špeciálny fond v objeme 20 miliónov eur (Ideas Powered for Busines SME Fund). O peniaze z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá pre malé a stredné podniky, čím môžu získať finančnú podporu vo forme 50 percent náhrady poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ako aj na audit v oblasti duševného vlastníctva do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

Zhrnutie:

1. Čo je ochranná známka?

Vo všeobecnosti ide o slovné, obrazové alebo kombinované označenie, ktoré firme pomáha odlíšiť ju od konkurencie. Známka chráni predovšetkým názov, logo spoločnosti alebo produktu, čím dokážu spotrebitelia lepšie identifikovať spoločnosť a spojiť si s ňou jej produkty alebo služby. Bežne sa ochranné známky nachádzajú na všetkom, čo kupujeme – od potravín, cez kozmetiku až po počítač, na ktorom pracujeme. Hlavne na začiatku podnikania ale na ochranné známky podnikatelia popri iných povinnostiach zabúdajú.

2. Prečo sa oplatí?

Pretože ochranná známka chráni dušu firmy pred zneužitím konkurenčnej spoločnosti. Inými slovami chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať pri konkrétnych tovaroch alebo službách, pričom môže hrdo používať značku ®. Pri prípadnom porušení ochrannej známky inou firmou sa tak môže brániť efektívnejšie súdnou cestou a žiadať od špekulanta odškodnenie, prípadne iné zadosťučinenie. Ochranná známka tak nepriamo zvyšuje hodnotu a ceny predávaných produktov či služieb a má vplyv aj na hodnotu samotnej firmy.

3. Čo robiť, aby som si registroval ochrannú značku?

Registrovať ochrannú známku na Slovensku môže Úrad priemyselného vlastníctva. Pred spustením procesu registrácie je potrebné zistiť, či niekto nemá podobnú ochrannú známku už registrovanú. Ak už podobná ochranná známka bola registrovaná, vlastník tejto ochrannej známky má právo podať námietku voči vašej registrácii, takže na podobnosť ochrannej známky si treba dať pozor. Overiť si to viete vo verejne prístupných registroch, avšak je odporúčané osloviť advokáta špecializujúceho sa na danú oblasť respektíve patentového zástupcu, nakoľko ako laik môžete prehliadnuť množstvo rozhodujúcich detailov. A to platí aj pre firmy, ktoré už majú registrovanú ochrannú známku a niekto podá návrh na registráciu novej známky. Ak sa firma nazdáva, že nová známka koliduje s jej ochrannou známkou, na námietky má tri mesiace od zverejnia vo vestníku. Sledovať nové návrhy na registráciu ochranných známok je ale otravná práca, preto sa odporúča túto službu zveriť odborníkom a firma sa tak môže plne venovať len svojmu biznisu.

4. Koľko ochranná známka stojí?

To závisí od toho, na akých trhoch bude platiť a akých tried sa týka. V prípade ochrannej známky EÚ (EUTM), ktorá je platná vo všetkých krajinách EÚ je základný poplatok 850 eur. Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb je 50 eur. Poplatok za tri a viac tried je 150 eur za každú triedu. Firma ale môže chcieť ochranu napríklad iba v jednom alebo dvoch štátoch, k čomu jej bude stačiť aj národná prihláška, ktorá je lacnejšia. Na Slovensku je základný poplatok 166 eur, v susednom Česku 5000 českých korún do troch tried tovarov alebo služieb.

5. Komu sa oplatí ochranná známka?

O zápise ochrannej známky prípadne iných práv duševného vlastníctva by mali uvažovať podnikatelia s obratom rádovo v desiatkach tisíc eur, hoci v konkrétnych prípadoch môžu mať význam pre každého podnikateľa. Týka sa to aj startupov už na úplnom začiatku podnikania. Opomenutie v danom smere môže mať pre takéto firmy neskôr fatálne následky a v budúcnosti ich môže konkurencia obrať o značnú časť tržieb.

Miroslav Šperka

Partner V4 Group